UK HB CH JP IN RU
T +31 (0)20 - 4458445

Beter goed gejat dan slecht verzonnen?

19 mei 2017

Door mr. L. van Hezik

Het komt met regelmaat voor dat bedrijven geschillen met betrekking tot hun merken (waaronder slogans en logo’s) uitvechten bij de rechter. Zo zijn ook Red Bull en The Bulldog maar liefst twaalf jaar (!) met elkaar verwikkeld in een juridische strijd. Op 14 maart jl. heeft het Gerechtshof Den Haag deze bullfight (in ieder geval voorlopig) beëindigd.


Merkinbreuk, een korte uitleg.

Op het moment dat een onderneming haar merk wenst te beschermen, is het verstandig dit merk bij het Benelux Merkenbureau (BBIE) te registreren.

Het Benelux-verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) geeft een merkhouder een uitsluitend recht om iedereen die zonder zijn toestemming een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt, dat gebruik te verbieden.
Art. 2.20 lid 1 BVIE noemt vier gronden waarop de merkhouder het gebruik van een teken kan verbieden, omdat er in dat geval sprake is van inbreukmakend gebruik. De tweede grond van het artikel geeft de merkhouder het recht een derde het gebruik van een teken te verbieden, wanneer (i) dat teken gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk en (ii) in het economisch verkeer gebruikt wordt voor (iii) dezelfde of soortgelijke waren of diensten, (iv) indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan.
De derde grond van het artikel geeft de merkhouder het recht een derde het gebruik van een teken te verbieden indien door gebruik van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Deze tweede grond wordt veruit het meeste ingeroepen door merkhouders en kent als (belangrijk) criterium het verwarringsgevaar. Wordt aan alle criteria voldaan? Dan is er sprake van merkinbreuk en kan het gebruik van het teken worden verboden!


Wat was er aan de hand?

The Bulldog opende in 1975 haar eerste coffeeshop en is inmiddels uitgegroeid tot een keten die ook kleding, sleutelhangers en andere merchandise verkoopt. Eind jaren ’90 introduceerde The Bulldog haar eigen energiedrankje onder het merk "The Bulldog".

Red Bull verzette zich hiertegen en sommeerde The Bulldog diens energiedrankjes niet langer “The Bulldog” te noemen. Red Bull meende dat het gebruik van "The Bulldog" voor energiedrankjes inbreuk zou kunnen opleveren op het merk "Red Bull Krating-Daeng", dat Red Bull als logo heeft geregistreerd in 1983 (overigens een paar dagen vóórdat The Bulldog haar naam en logo als merk registreerde). The Bulldog zag het anders en stelde dat geen sprake was van een merkinbreuk omdat zij haar naam al als handelsnaam voor horecadiensten gebruikte nog voordat Red Bull haar merk had gedeponeerd. Daarmee vond zij een geldige reden te hebben om deze naam ook voor energiedranken te (blijven) gebruiken, ook al trok zij daarmee voordeel uit het inmiddels bekende merk Red Bull.

Na uitspraken van de Rechtbank (geen inbreuk) en het Hof Amsterdam (wel inbreuk), komt de zaak bij de Hoge Raad, welke het arrest vernietigde en terugverwees naar het Hof Den Haag om opnieuw uitspraak te doen.

Het Hof Den Haag kwam tot het oordeel dat er überhaupt geen overeenstemming is tussen beide merken en constateert kort gezegd het volgende:

  • visueel is er wel overeenstemming omdat beide merken "Bull" bevatten, maar wanneer naar het grote plaatje wordt gekeken zorgen de afwijkende elementen ("Red" en "Dog"), voor voldoende verschil; en
  • auditief (qua uitspraak) is het verschil nog groter, aangezien ook de woorden "Krating-Daeng" moeten worden uitgesproken als onderdeel van het merk van Red Bull; en
  • ook conceptueel bezien zijn de merken verschillend. Honden en stieren zijn dan wel beiden agressief, maar heel andere dieren. Ook blijkt uit een gehouden marktonderzoek dat de meerderheid van de ondervraagden bij "The Bulldog" denkt aan het hondenras, terwijl maar 10% overeenstemming ziet met Red Bull.


Het Hof was daarom van mening dat The Bulldog geen merkinbreuk maakt. De vorderingen van Red Bull worden afgewezen en The Bulldog zal haar energiedrankjes gewoon onder haar eigen naam kunnen (blijven) verkopen. Ondanks dit mooie nieuws doet The Bulldog er goed aan nog niet te vroeg te juichen, want Red Bull kan nog in cassatie (naar de Hoge Raad). Of zij dit zal doen, blijft vooralsnog spannend.


Tips voor in de praktijk!

Indien u wil weten of het merk dat u in gedachten heeft al bezet is, dan is het raadzaam het Benelux Merkenregister te raadplegen. Is het merk al bezet? Dan betekent dat niet direct dat bij registratie gelijk sprake is van merkinbreuk. Zoals het Hof Den haag bevestigt, dient wanneer wordt beoordeeld of sprake is van merkinbreuk, namelijk niet alleen te worden gekeken naar de visuele overeenstemming tussen twee merken, maar ook naar de auditieve en begripsmatige elementen.

Als uw merk op een bepaald gebied (bijvoorbeeld conceptueel) overeenstemt met een ander merk, wil dat nog niet zeggen dat totaalindruk van beide merken gelijk is. Het voorgaande geldt uiteraard ook als u zich afvraagt of een teken inbreuk maakt op uw rechten. Het is dus van belang om voordat een merk wordt ingeschreven, de risico’s van het gebruik in kaart worden gebracht. Daar kunnen wij u bij helpen.

Gebruikt een derde, zoals een concurrent, een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met uw merk? Dan helpen wij daar ook graag bij.

Terug naar het overzicht

Liell van Hezik